Suprema Corte concorda com Jack Daniel's em processo de marca registrada

A Suprema Corte emitiu sua opinião em um processo de marca registrada que opôs a Jack Daniel's contra o fabricante de brinquedos para cães que imitam o design de sua famosa garrafa de uísque. Escrevendo pela maioria unânime, o juiz Kagan sustentou que "quando um suposto infrator usa uma marca registrada como designação de fonte para os próprios produtos do infrator, o teste de Rogers não se aplica". O tribunal não foi tão longe a ponto de acabar com o teste de Rogers, que foi criado pelo Segundo Circuito "para títulos de 'obras artísticas' com base em sua visão de que tais títulos têm um 'elemento expressivo' implicando 'valores da Primeira Emenda' e carregam apenas um 'pequeno risco' de confundir os consumidores sobre a 'fonte ou conteúdo' do trabalho subjacente."

Embora o tribunal "não tenha tomado posição" sobre o "mérito" de Rogers, Kagan afirmou que o teste "sempre foi uma doutrina enclausurada: não isolou do escrutínio comum de marcas registradas o uso de marcas registradas como marcas registradas". Essa conclusão "se encaixa na lei de marcas registradas e reflete sua missão principal", segundo Kagan. "A confusão do consumidor sobre a fonte - o pecado capital da lei de marcas registradas - é mais provável de surgir quando alguém usa a marca registrada de outra pessoa como marca registrada. Nesses casos, Rogers não tem aplicação adequada. Nem esse resultado muda porque o uso de uma marca tem outro conteúdo expressivo ." Sob a abordagem do Nono Circuito, o brinquedo Bad Spaniels tinha "direito automático à proteção de Rogers porque 'comunica [d] uma mensagem humorística'", continuou a Justiça, observando que "nesse ponto de vista, poucos casos de marcas registradas chegariam ao análise de probabilidade de confusão, [e] o Nono Circuito errou ao acreditar que a Primeira Emenda exigia tal resultado. Quando uma marca é usada como um identificador de fonte, a Primeira Emenda não exige uma investigação de limite."

Nesse caso, a VIP “admitiu que usou a marca registrada e a identidade visual Bad Spaniels como identificadores de origem” e, portanto, a “única questão restante”, de acordo com o tribunal, é “se as marcas registradas Bad Spaniels provavelmente causarão confusão”. O tribunal afirma ainda que "embora o esforço do VIP para parodiar Jack Daniel's não justifique o uso do teste de Rogers, pode fazer diferença na análise padrão de marcas registradas" e devolveu a questão aos tribunais inferiores.

O fundo : O caso começou quando a Jack Daniel's acusou a VIP Products de violação de marca registrada em conexão com o design de um brinquedo para cachorro que se assemelha a uma garrafa de seu Old No. 7 Black Label Tennessee Whiskey. Após a decisão do Tribunal Distrital dos EUA do Distrito do Arizona para a Jack Daniel's em suas alegações de violação e diluição de marca registrada e entrando com uma liminar permanente a seu favor, a VIP Products apelou. Em sua decisão, o Nono Circuito ficou do lado do Produto VIP em março de 2020, sustentando que o brinquedo para cães Bad Spaniels era um "trabalho expressivo" que transmite uma "mensagem humorística" e, portanto, tem direito à proteção da Primeira Emenda. Ao ficar do lado da VIP Products, o tribunal suspendeu uma liminar que a impedia de fabricar e vender os brinquedos.

Em seu pedido de revisão da Suprema Corte, o advogado da Jack Daniel's argumentou que, embora "todo mundo goste de uma boa piada", o brinquedo Bad Spaniels da VIP Products equivale a uma "'piada' motivada pelo lucro [que] confunde os consumidores ao tirar proveito da Jack Daniel's boa vontade duramente conquistada." Longe de ser apenas uma piada, o fabricante de uísque afirmou que a decisão do Nono Circuito fornece "proteção quase total" para os infratores. Ele reforçou esse argumento em uma recente resposta breve, afirmando que a decisão do tribunal "convida os humoristas a infringir as marcas de bebidas alcoólicas e outras marcas famosas sob a égide da Primeira Emenda".

Em sua defesa, a VIP Products afirmou que "a liberdade de expressão começa com a liberdade de zombar", argumentando que se envolveu no uso paródico (e não comercial) das marcas registradas de Jack Daniel's por meio de brinquedos para cães. VIP afirmou que "apenas imitou o suficiente da garrafa icônica para que as pessoas entendessem a piada" e ficassem confusos quanto à natureza / origem de seu brinquedo. Como tal, alegou que o teste de Rogers deveria superar uma análise tradicional de probabilidade de confusão.